법무법인 함지 김판묵 대표변호사(변리사)

영업비밀의 요건 변천 (비밀관리성)

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 규정하고 있는 영업비밀의 개념은 몇 차례 법률의 개정에 따라 달라지게 되었고, 이에 따라 법적인 대응도 달라져야 합니다.

종전에는 영업비밀의 요건(비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성) 중 영업비밀 관리성과 관련하여 ① 상당한 노력, ② 합리적인 노력으로 관리를 하는 것으로 개정하였다가 현재에는 ③ 비밀로 관리한 것으로 하여 관리성의 요건을 현저하게 완화하고 있습니다. 따라서 종전에 영업비밀을 침해하거나 누설이 있는 경우에 피해자가 엄격한 영업비밀로서 관리를 하지 못하여 억울한 피해를 당한 경우가 많았으나, 현재에는 완화된 요건으로 법이 개정되어 영업비밀로서 관리를 부적절하게 하였다는 사유로 피해를 당하는 것은 적다고 보입니다.

종전에 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 것인지에 대한 대법원 판례들은 있으나, 개정된 비밀로 관리되었다는 기준에 대하여는 아직 대법원 판례가 누적되지 않아 구체적인 사안에서 어느 정도로 관리해야 비밀로 관리한 것인지 지켜봐야 할 것입니다.

회사의 중요한 영업비밀이 유출되거나 침해를 당한 피해를 입은 회사는 조기에 적절한 조치를 취하여야 합니다. 민사적인, 형사적인 조치가 모두 가능하겠지만, 피해자로서는 침해자가 어떠한 경위로 어떤 내용을 구체적으로 침해하였는지, 유출한 것인지 잘 알 수 없기 때문에 답답함을 금할 수 없습니다.

법적조치는 일단 형사적인 대응을 먼저하는 것이 바람직합니다. 일단 형사절차에서 충분한 자료가 확보되면 그 이후 민사적인 조치를 취하는 것은 쉽습니다.

통상적인 사건에서는 형사절차보다는 민사적인 절차를 통한 대응이 유리합니다. 그 이유는 형사적인 절차에서는 상대방에서 수사기관에서 어떠한 자료와 주장을 하고 있는지 잘 알 수 없기 때문에 상대방의 주장과 제출된 증거를 확인하기 위해서는 민사적인 절차를 통하여 증거확보를 하는 것이 유리하기 때문입니다.

그러나, 영업비밀이 침해된 사건에서는 그 반대의 절차가 필요합니다. 민사적인 절차를 취할 경우 침해자가 관련되는 증거자료를 은닉, 폐기할 가능성이 매우 농후하기 때문입니다. 그리고 피해자가 어떠한 조치를 취하고 있는지 침해자가 모르도록 해야 할 필요성이 있기 때문입니다. 따라서 형사적인 절차, 고소를 먼저 하되 수사기관의 적극적인 도움을 받아야 합니다.

즉, 수사기관에 영업비밀이 유출, 침해되었다는 사실을 적극적으로 알려 수사기관으로 하여금 침해자의 주거, 컴퓨터, 이메일, 전화통화 내역 등에 대한 압수, 수색이 이루어지도록 해야 하는데 이러한 절차가 영업비밀침해 사건 해결에 중요한 핵심입니다.

형사고소를 하는 경우 수사기관에서 전문적인 지식이 있는 경우에는 나름 적절한 대응을 해 줄 수 있으나 수사기관에서 전문적인 지식이 없는 경우에는 수사절차가 지연될 가능성이 많습니다. 따라서 형사고소는 수사기관을 잘 설득할 수 있는 내용정리가 필요하고, 전문적인 지식을 가지고 있는 수사기관에 해야 합니다. 영업비밀침해관련 사건은 일반 경찰서나 검찰청에 하기보다는 전문 수사인력을 확보하고 있는 각 지역별로 산업보안수사대에 하는 것이 바람직합니다.

영업비밀 침해행위를 금지시키는 목적은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 있습니다.

영업비밀침해 사건에서 영업비밀을 보호해야 하는 기간이 매우 중요합니다.

영업비밀보호기간은 주로 회사에서 퇴사하는 직원의 경업금지의무와 연관되어 있습니다. 영업비밀을 보유한 회사의 입장에서는 장기간 영업비밀을 보호해야 할 필요성이 있으나, 퇴사하는 직원의 경우 지나치게 장기간이나 포괄적인 경우 직업선택의 자유가 침해되고 이러한 권리가 상충되므로 합리적인 조율이 필요합니다.

대법원은 영업비밀 보호기간은 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득할 수 있었는지 여부, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 걸린 시간, 관련 기술의 발전 속도, 침해행위자의 인적·물적 시설, 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 종합적으로 고려하여 정하고(대법원 2019. 3. 14.자 2018마7100 결정 등 참조). 이러한 영업비밀 보호기간에 관한 사실인정을 통하여 정한 영업비밀 보호기간의 범위 및 그 종기를 확정하기 위한 기산점의 설정은 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 않는 한 사실심의 전권사항에 속한다고 판단하고 있습니다(대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다34981 판결).

경업금지기간은 실무적으로 1년에서 3년 정도가 합리적이라고 보는데 대부분의 판결도 위 범위 내에서 경업금지기간을 인정하고 있습니다.

경업금지기간이 과도하게 길거나 포괄적인 경우 직업선택의 자유와 근로권을 과도하게 제한하는 것으로 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 행위로 무효가 될 수 있으므로 유의할 필요가 있습니다.

2019. 3. 14. 선고 2018마7100 영업비밀침해금지 등 가처분

[영업비밀 침해금지 사건에서의 금지기간 설정기준]

◇영업비밀의 보호기간이 지나 영업비밀 침해금지청구권이 소멸한 것으로 볼 수 있는지 여부(적극)◇

영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다. 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성하기 위해 영업비밀 보호기간의 범위 내에서 이루어져야 한다. 영업비밀 보호기간은 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득할 수 있었는지 여부, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 걸린 시간, 관련 기술의 발전 속도, 침해행위자의 인적?물적 시설, 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결, 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결 등 참조).

사실심의 심리결과 영업비밀 보호기간이 남아 있으면 남은 기간 동안 침해금지청구권이 인정되고, 이미 영업비밀 보호기간이 지나면 침해금지청구권은 소멸한다. 다만, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득하거나 영업비밀과 동일한 기술을 개발할 가능성이 인정되지 않는 등으로 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다. 이처럼 금지기간을 정하지 않는다고 해서 영구히 금지하는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자는 나중에 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장, 증명하여 가처분 이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다툴 수 있다.

★ 사실심의 심리결과 영업비밀의 보호기간이 남아 있는지 여부에 따라 침해금지청구권의 존부를 판단하되, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득하거나 영업비밀과 동일한 기술을 개발할 가능성이 인정되지 않는 등 영업비밀의 종기를 확정할 수 없는 사정이 있는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다고 하여 영업비밀 침해금지 사건에서 금지기간 설정에 대한 구체적 기준을 제시함

1. 지식재산을 권리화하고 보호할 경우 공개를 전제로 한 특허권의 취득과 비공개를 전제로 한 영업비밀로서의 보호가 있다. 일반인들의 경우 중요한 기술이라고 하면서도 이러한 점을 모르고 특허출원을 한 후 나중에 공개하면 안되는 기술이라고 하는 경우가 있는데 영업비밀은 공개가 되면 안되는 것이므로 특허권과 영업비밀의 관계와 한계에 대하여 잘 알아둘 필요가 있다.

실제로 소송 상대방이 영업비밀침해인 것을 전제로 가처분신청을 하였는데 관련 기술이 특허출원 된 것을 알고 영업비밀이 아니라는 주장을 하자, 영업비밀침해를 전제로 한 가처분을 취하하고 특허권침해금지가처분을 별도로 제기한 사건을 경험하기도 하였는데 실무상 영업비밀과 특허권과의 관계가 문제되기도 한다.

2. 관련 판례

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제2호의 영업비밀이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다 할 것이고, 여기서 공연히 알려져 있지 아니하다고 함은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라고 할 수 없다. 특허출원을 하기 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로( 특허법 제42조 제2항, 제3항, 제4항 참조), 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다.(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결).

상표법, 저작권법, 디자인보호법 위반등이 문제될 경우 부연해서 주장하는 것이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목을 주장하기도 한다.

이 조항은 다른 조항이 규율할 수없은 경우에 예비적으로 주장하는 주장하는 근거 조항인데 지나치게 포괄적인 내용으로 규정되어 있어 그 적용 기준과 관련하여 실무상 문제가 되고 법원의 입장은 종전에는 넓게 인정하는 편이었으나 사례와 판례가 누적되면서 좀 더 엄격한 기준으로 가지고 적용하고 있는 입장이고, 최근 서울고등법원 2017. 1. 12. 선고 2015나2063761 판결은 중요한 기준을 제시하고 있는데 눈여겨 볼만한다.

(대법원에서 이러한 법리가 그대로 유지될 것인지 법조인들이 관심을 가지고 있는 고등법원 판례이다)

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한편 특허법 등 지식재산권법은 타인의 투자나 노력으로 만들어진 성과를 이용하는 행위 중에서 타인의 지적 창작활동이나 영업상 신용에 편승하는 것을 방지하기 위하여 각종 지식재산권을 창설하고, 타인의 성과를 보호함과 아울러 그 한계를 설정하고 있다. 그러므로 그와 같은 지식재산권에 의한 보호의 대상이 되지 않는 타인의 성과를 이용하는 것은 본래 자유롭게 허용된다고 할 것이고(특히 저작권법에 있어 아이디어의 경우는 비록 그 아이디어가 독창적인 것이라고 하더라도 저작권법의 보호대상에 포함되지 않는 것으로서 누구나 이용 가능한 공공의 영역에 해당하는바, 이는 당해 아이디어가 자연법칙을 이용한 기술적 사상이면서 신규성과 진보성 등 일정한 요건을 갖춘 경우 심사를 통해 아이디어 자체를 보호하는 특허법 및 당해 아이디어가 비공지성, 경제적가치성, 비밀관리성 등의 요건을 갖추는 경우 영업비밀로서 보호하고 있는 부정경쟁방지법상의 영업비밀 보호제도와 차이가 있다), 또한 자유경쟁사회는 기업을 비롯한 모든 자의 경쟁참가기회에 대한 평등성 확보와 자기 행위의 결과에 대한 예측가능성(적법성의 한계에 대한 예측가능성을 의미한다)을 전제로 성립하는 것이므로 이와 같은 행위에 대한 법규범은 명확하여야 하고, 해석에 의하여 광범위한 법규범 창설기능이 있는 일반조항을 적용함에는 원칙적으로 신중하여야 한다. 더욱이 부정경쟁방지법 제15조는 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법 등과의 관계에서 보충적인 지위에 있음을 분명히 하고 있으므로(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정된 부정경쟁방지법 제15조는 특허법 등 지식재산권법과의 관계를 더욱 확대하여 저작권법까지 그 적용범위를 확대하였다) 따라서 위와 같이 지식재산권에 의한 보호의 대상이 되지 않는 타인의 성과 이용은 원칙적으로 자유로운 영역이므로, 그 이용을 규제하기 위해서는 일정한 합리성(사회적 타당성)이 인정되지 않으면 아니 된다. 그리고 이러한 합리성의 근거는 많은 경우 그 이용행위의 위법성, 즉 타인의 성과를 이용하는 행위가 경쟁사회의 공통규범인 경업자간의 공정하고 자유로운 경쟁의 확보라는 원칙에 비추어 상당하지 않은 것에 있다. 그러므로 지식재산권법에 의하여 보호되지 않는 타인의 성과인 정보(아이디어) 등은 설령 그것이 재산적 가치를 갖는다고 하더라도 자유로운 모방과 이용이 가능하다고 할 것이지만, 그와 같은 타인의 성과 모방이나 이용행위에 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 ‘특별한 사정’이 있는 경우로서 그 지적 성과물의 이용행위를 보호해 주지 않으면 그 지적 성과물을 창출하거나 고객흡인력 있는 정보를 획득한 타인에 대한 인센티브가 부족하게 될 것임이 명백한 경우 등에는 그와 같은 모방이나 이용행위는 허용될 수 없다고 할 것이다. 따라서 타인의 성과 모방이나 이용행위의 경과, 이용자의 목적 또는 의도, 이용의 방법이나 정도, 이용까지의 시간적 간격, 타인의 성과물의 취득 경위, 이용행위의 결과(선행자의 사업이 괴멸적인 영향을 받는 경우 등) 등을 종합적으로 고려하여 거래 관행상 현저히 불공정하다고 볼 수 있는 경우로서, 절취 등 부정한 수단에 의하여 타인의 성과나 아이디어를 취득하거나 선행자와의 계약상 의무나 신의칙에 현저히 반하는 양태의 모방, 건전한 경쟁을 목적으로 하는 성과물의 이용이 아니라 의도적으로 경쟁자의 영업을 방해하거나 경쟁지역에서 염가로 판매하거나 오로지 손해를 줄 목적으로 성과물을 이용하는 경우, 타인의 성과를 토대로 하여 모방자 자신의 창작적 요소를 가미하는 이른바 예속적 모방이 아닌 타인의 성과를 대부분 그대로 가져오면서 모방자의 창작적 요소가 거의 가미되지 않은 직접적 모방에 해당하는 경우 등에는 예외적으로 타인의 성과 모방이나 이용행위에 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 ‘특별한 사정’이 있는 것으로 보아 민법상 불법행위 또는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

제15조(다른 법률과의 관계)

① 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」, 「상표법」, 「농수산물 품질관리법」 또는 「저작권법」에 제2조부터 제6조까지 및 제18조제3항과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다. <개정 2011.6.30., 2013.7.30.>

② 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 또는 「형법」 중 국기·국장에 관한 규정에 제2조제1호라목부터 바목까지 및 차목, 제3조부터 제6조까지 및 제18조제3항과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다.

실무상 상표법이 적용되는 영역인 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 적용되는 것인지 문제되는 경우가 많은 데 대법원 판례는 상표법에 의하여 보호되는 권리이더라도 상표법에 저촉되지 아니하는 범위안에서는 부정경쟁방지법이 적용될 수 있는 입장을 취하고 있다.

관련 대법원 판례

1. 구 부정경쟁방지법(1991.12.31. 법률 제4478호로 개정되기 전의 것) 제9조의 규정은 위 법률이 시행되기 전의 구 부정경쟁방지법(1986.12.31. 법률제3897호로 개정되기 전의 것) 제7조가 상표법 등에 의하여 권리를 행사하는 행위에 대하여는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니한다고 규정하던 것과는 달리, 상표법, 상법 중 상호에 관한 규정 등에 부정경쟁방지법의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하므로, 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지법을 적용할 수 있다.

상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호, 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로, 위 부정경쟁방지법 제9조에 해당하여 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결).

2. 부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다고 할 것이다(대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결).

3. 부정경쟁방지법 제15조의 규정은 상표법 등에 부정경쟁방지법의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하고, 비록 상표법상 등록받지 못하는 상표라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 상품을 표시하는 것으로서 널리 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당될 수 있다( 대법원 1999. 4. 23. 선고 97도322 판결 참조). 피해자의 상표는 특정인의 상품을 표시하는 것으로서 국내에 널리 인식되어 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당하는 이 사건에서, 피해자의 상표가 상표법 제7조 제1항 제3호, 제6호에 해당되는 여부는 이 사건의 결론에 영향을 미친다고 할 수 없으므로, 비록 원심이 이 부분에 관하여 명시적인 판단을 하지 아니하였다 하더라도 이는 판결 결과에 아무런 영향이 없다(대법원 2007. 6. 14 선고 2006도8958 판결)

최근 음반, 서적(영절하), 뮤지컬 제목(어린이캐츠), 라디오방송프로그램(별이 빛나는 밤에) 등 제호와 관련하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 영업주체 영업표지 혼동행위에 해당되는 것인지 문제가 되고 있다. 대법원 판례의 기준에 의하면 원칙적으로는 해당되지 않으나 예외적으로 일정한 요건하에 인정되는데 실무상 일정한 요건을 갖추었느냐가 주된 심리대상이다.

제호는 원래 서적에 담긴 저작물의 창작물로서의 명칭이나 그 내용을 직접 또는 함축적으로 나타내는 것이고, 제호·표지 디자인도 저작물의 내용을 효과적으로 전달하기 위한 것으로서 당해 창작물과 분리되기 어려우므로, 제호 또는 제호·표지 디자인을 영업표지라고 볼 수 있으려면 이를 영업을 표시하는 표지로 독립하여 사용해 왔다는 사실이 인정되어야 한다(대법원 2004. 7. 9. 선고 2002다56024 판결 참조).

일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 ‘타인의 상품임을 표시한 표지’에 해당한다(대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다67839 판결 참조). 그리고 서적류의 제호가 서적의 출처를 표시하는 식별표지라고 하려면 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등의 특별한 경우에 그 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등에 비추어 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로 인식되었다고 볼 수 있는 구체적 사정이 인정되어야 한다(대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결, 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결 등, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012다41410 판결 참조).

1. 상대방 회사와 의뢰인 회사는 전열기구 제조업을 하는 운영회사로 판매대행계약을 체결하여 거래를 하여 왔는데 상대방 회사는 의뢰인 회사에게 자금을 대여함, 그 후 의뢰인 회사가 자금을 갚지 못하자 의뢰인 회사가 출원 중인 상표를 상대방에게 이전하기로 약정을 함

그런데 의뢰인회사가 상대방회사에게 상표이전을 하지 않자 상대방회사가 상표권이전소송을 제기함. 상표권이전소송에서 상표권 번호를 특정하여 상표권이전을 하기로 하는 임의조정을 하여 종결함

2. 그 후 상대방회사는 종전 상표권을 자신의 명의로 이전등록을 마친 후 의뢰인 회사가 출원하여 등록한 별도의 상표를 이전하여 달라는 소를 제기함(대구지방법원 2014. 11. 4 선고 2014가합202886)

상대방은 소송에서 종전상표와 별개의 상표는 주된 상표와 종된 상표의 관계, 신의성실의 원칙을 주장하면서 상표권이전절차이행을 청구하였는데 이에 의뢰인을 대리하여 종전상표와 별도의 상표는 별개의 상표이고, 별개의 상표에 관한 이전등록에 관한 조정이 없었다고 주장을 하여 원고의 청구를 기각시켜 승소함.

3. 이 사건에서 주된 쟁점은 조정조서의 효력과 종전 상표와 이 사건 상표가 동일, 유사한 것인지 여부였는데, 조정은 종전 다툼있는 법률관계를 바탕으로 한 권리 의무 관계는 소멸하고 조정에 따른 새로운 권리, 의무관계가 성립하는 효력이 있고, 이 사건에서 종전 상표인 한솔참숯찜질방카펫과 별개의 상표 영문한솔은 동일, 유사하지 않다고 판단한 것은 상표법의 일반법리에 의한 것으로 정당한 판단이었음.

4. 소송 도중 임의조정을 하면 종전 법률분쟁관계는 소멸하므로 조정의 대상을 명백히 하여 새로운 분쟁관계가 발생하지 않도록 할 필요가 있음

SKMBT_C28017122916430.pdf

1. 의뢰인은 씰리침대를 병행수입하여 판매하고 있는데 네이버에 블로그를 운영하고, 영업매장 씰리의 표장과 상호를 사용하고, 씰리직수입 전문점이라는 표현을 하였고, 외부 간판에도 대구, 경북총판이라는 표시를 하였음

2. 씰리코리아컴퍼니 유한회사는 의뢰인을 상대로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 나목의 영업주체혼동행위에 해당한다고 하면서 손해배상청구와 형사고소를 하였음.

3. 의뢰인과 상담을 한 결과 의뢰인은 씰리침대 수입업체와 거래를 하면서 표장사용승낙을 받은 사실이 인정될 수 있고, 표장은 일시적으로 하였을 뿐 현재 사용하지 않고 있다는 의견을 듣게 되었음

또 씰리코리아컴퍼니 유한회사가 씰리 상표에 대한 정당한 권리자인지 여부가 문제될 소지가 있어 정당한 상표권자가 아니고, 소송위임은 소송신탁에 해당한다고 주장을 할 필요가 있다는 것을 알게 됨

4. 소송을 진행하여 1심에서는 의뢰인의 매장 외부 간판에 씰리 표장을 사용한 것은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목에 해당하여 1,500만원을 지급할 것을 판결함(서울중앙지방법원 2015가합531872)

1심판결에 불복하여 항소하여 진행하면서 씰리침대 수입업자로부터 포장 사용승낙과 관련된 증인신청, 피해액에 관한 추가입증을 의뢰인이 400만원을 지급하는 것으로 임의조정을 하였음(서울고등법원 2016나2042280).

5. 씰리코리아컴퍼니 유한회사가 의뢰인을 형사고소하였으나, 민사사건에서 임의조정으로 종결되어 형의 선고유예판결을 받음(대구지방법원 서부지원 2016고단1156).

6. 본 사건은 병행수입업자가 영업점을 운영하면서 마치 대리점이나 총판인 것처럼 병행상품의 상표, 표장을 사용한 경우 상표법 위반이 되지 않는 것은 별론으로 하고 부정경쟁방지법 위반에 해당할 소지는 있다는 것이 대법원 판례의 입장이므로 이를 극복할 수 없었으나 손해액과 관련해서는 적극 주장, 입증할 경우 대폭 감액할 수 있다는 것이 소송상 중요한 전략이었음(상대방은 5천만원을 청구하였으나 실제로 합의된 금액은 400만원임)