제호와 영업표지(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률)

최근 음반, 서적(영절하), 뮤지컬 제목(어린이캐츠), 라디오방송프로그램(별이 빛나는 밤에) 등 제호와 관련하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 영업주체 영업표지 혼동행위에 해당되는 것인지 문제가 되고 있다. 대법원 판례의 기준에 의하면 원칙적으로는 해당되지 않으나 예외적으로 일정한 요건하에 인정되는데 실무상 일정한 요건을 갖추었느냐가 주된 심리대상이다.

      

제호는 원래 서적에 담긴 저작물의 창작물로서의 명칭이나 그 내용을 직접 또는 함축적으로 나타내는 것이고, 제호·표지 디자인도 저작물의 내용을 효과적으로 전달하기 위한 것으로서 당해 창작물과 분리되기 어려우므로, 제호 또는 제호·표지 디자인을 영업표지라고 볼 수 있으려면 이를 영업을 표시하는 표지로 독립하여 사용해 왔다는 사실이 인정되어야 한다(대법원 2004. 7. 9. 선고 2002다56024 판결 참조).

 

일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 ‘타인의 상품임을 표시한 표지’에 해당한다(대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다67839 판결 참조). 그리고 서적류의 제호가 서적의 출처를 표시하는 식별표지라고 하려면 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등의 특별한 경우에 그 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등에 비추어 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로 인식되었다고 볼 수 있는 구체적 사정이 인정되어야 한다(대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결, 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결 등, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012다41410 판결 참조).