법무법인 함지 김판묵 대표변호사(변리사)

특허권에 대한 진정한 권리를 가지지 않은 자(A)가 진정한 권리자(B)의 특허권을 침해하여 진정한 권리자의 상대방(C)에게 물품을 납품하여 진정한 권리자가(B)가 손해를 입은 경우 “제3자의 채권침해에 의한 불법행위”가 성립하여 손해배상책임이 인정되었습니다(특허법원 2019. 7. 12. 선고 2018나1473).

특허법원은 A가 특허권을 권한없이 이전한 당사자로서 C에게 납품할 당시 특허권의 진정한 권리자가 B라는 사실을 잘 알고 있음에도 불구하고 자신이 특허권의 정당하 권리자인양 행세하여 C에게 납품하고 대금채권을 획득한 것은 C에 대한 기망행위이고, B에 대한 관계에서 선량한 풍속 또는 사회질서에 위반하는 행위라고 판단하였습니다(B가 가지는 계약상의 권리를 침해하였다고 판단함)

관련 판례 : 일반적으로 채권에 대하여는 배타적 효력이 부인되고 채권자 상호간 및 채권자와 제3자 사이에 자유경쟁이 허용되는 것이어서 제3자에 의하여 채권이 침해되었다는 사실만으로 바로 불법행위로 되지는 않는 것이지만, 거래에 있어서의 자유경쟁의 원칙은 법질서가 허용하는 범위 내에서의 공정하고 건전한 경쟁을 전제로 하는 것이므로, 제3자가 채권자를 해한다는 사정을 알면서도 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 채권자의 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립하고, 여기에서 채권침해의 위법성은 침해되는 채권의 내용, 침해행위의 태양, 침해자의 고의 내지 해의의 유무 등을 참작하여 구체적, 개별적으로 판단하되, 거래자유 보장의 필요성, 경제·사회정책적 요인을 포함한 공공의 이익, 당사자 사이의 이익균형 등을 종합적으로 고려하여야 하는바, 이러한 법리는 제3자가 위법한 행위를 함으로써 다른 사람 사이의 계약체결을 방해하거나 유효하게 존속하던 계약의 갱신을 하지 못하게 하여 그 다른 사람의 정당한 법률상 이익이 침해되기에 이른 경우에도 적용된다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2004다11162 판결).

특허법원 변론 진행시 유의사항

1. 특허법원의 변론은 집중심리방식으로 각 사건에 1-2회 집중적으로 변론하여 종결하므로 일반 민사소송같이 변론준비없이 출석하여 변론기일을 연기하려고 하는 경우 재판부로부터 질책을 당할 우려가 있습니다. 따라서 변론시 충실한 구술변론이 이루어지도록 사전에 미리 준비해야 합니다.

2. 구술변론은 각 당사자마다 20분정도 진행되므로 ppt자료를 미리 준비할 필요가 있습니다. 변론자료는 변론기일 2일전까지 제출해야 합니다.

3. 증거제출과 관련하여 심결에서 부여된 선행기술 번호와 동일한 번호를 사용하여야 합니다

4. 특허소송에서 진보성 판단에 필요한 통상의 기술자의 기술수준, 선행발명들의 결합용이여부, 주지관용기술과 상표소송에서 상표의 주지, 저명성과 거래당사자의 오인혼동에 대하여는 증거로 판단하므로 충실한 증거자료를 제출해야 합니다.

5. 특허법원 변론진행시 비교하기 위한 선행발명은 “선행발명”이라고 해야 하고 비교대상발명, 인용발명이라고 하면 재판부에서 싫어합니다. 실제로 저도 특허법원에서 비교대상발명이라는 용어로 준비서면을 작성하여 제출했다가 재판부로부터 선행발명이라는 용어 사용을 촉구하는 지적은 받은 경우가 있습니다.(특허출원 단계- 인용발명, 특허심판원 심결단계-비교대상발명, 특허법원 변론단계- 선행발명, 사용하고자 하는 취지는 같으나 용어의 사용이 통일되지 않고 있습니다).

6. 진보성, 자유실시기술 쟁점에 대하여는 선행발명결합방식, 결합의 용이성에 대하여 어떠한 방식으로 결합함으로써 특허발명이 도출되고, 이러한 결합이 용이한 근거를 구체적으로 밝혀서 주장해야 합니다(통상적으로 비교표, 대비표와 인용 증거를 제시하여 주장, 입증합니다).

7. 상표의 주지성을 증명하는 경우에는 기준일(출원일, 등록결정일)이전와 이후의 증거를 구별하여 제출해야 합니다.(기준일 이전의 자료가 적법한 증거가됩니다).

8. 상표의 사용, 인지도, 선행기술의 공지여부 증명시 인터넷 검색자료는 출처, 작성시기, 업로드시기 등을 표시해서 제출해야 합니다.

9. 특허 침해시 주장하는 내용이 문언침해시인지, 균등침해인지 명확히 해야 합니다.

10. 관련사건이 있는 경우 재판부에 알려 병행심리가 되도록 할 필요가 있습니다(침해사건과 심결취소사건 등)

11. 진보성을 다투면서 공용된 선행발명을 제시하는 경우 선행발명에 특허발명의 모든 구성요소가 공지되지 않는 것이 보통이므로 공용된 선행발명 중 어떠한 구성요소들이 공지되었는지 명확하게 기재해야 합니다(열심이 관련자료들을 수집해서 공지된 내용들을 표로 만들어 주장하는 것이 유리합니다).

12. 소장 제출시 당사자가 법인 경우 법인등기부등본제출(회사이름, 대표자 기재), 공동대표이사인 경우 모두 기재하여야 합니다.

13. 침해에 대한 주장을 할 경우 집행기관이 별도의 판단없이 식별할 수 있도록 구체적, 개별적, 사실적으로 특정해야 합니다(상품명, 제품의 형식번호, 도면이 사진 첨부). 특허발명과 피고 실시제품, 방법에 대응되는 구성요소를 대비한 대비표를 제출해야 합니다.

14. 서증을 제출할 경우 한 개의 증거만이 표시되어야 하고, 관련되는 증거는 가지번호를 붙여서 제출해야 합니다.

15. 심결취소소송에 당사자와 합의하여 분쟁을 해결하는 경우 특허법원의 소를 취하하는 것인지, 심판을 취소하는 것인지 순서를 잘 따져봐야 하므로 세심한 주의가 필요합니다.

16. 특허법원 재판은 일반법원의 재판과 달리 집중심리와 구술변론, 비교표에 의한 설명 등 재판부를 잘 설득하는 표현력과 기술이 필요한 재판입니다. 따라서 특허법원의 특성을 잘 알고 변론준비를 해야 하고 그렇지 못한 경우 재판부에게 좋은 인상을 심어주지 못하고 재판부를 잘 설득하기도 어렵습니다.

특허 침해 등 소송의 관할법원

특허 침해 등 지식재산권과 관련된 소송의 관할은 전속관할이므로 이를 위반하여 소를 제기한 경우에는 관할법원으로 이송을 하게 되어 소송지연의 문제가 발생하게 됩니다. 따라서 특허 등 지식재산권 관련 소송은 특히 관할법원에 유의할 필요가 있습니다.

1심 관할 : 민사소송법 제24조 (5개 지방법원)

특허권 등에 관한 민사소송(본안, 가처분 사건) 제1심 소송은 서울중앙지방법원, 수원지방법원, 대전지방법원, 대구지방법원, 부산지방법원, 광주지방법원의 6개 전속관할로 하고, 서울중앙지방법원의 중복관할로 인정됩니다. 특허권 등에 관한 소송의 관할은 전속관할이므로 합의관할이나 응소관할에 관한 규정을 적용할 여지가 없으므로 본안의 소나 신청을 취하한 후 관할법원에 다시 소제기나 신청서를 제출하도록 하거나 곧바로 관할법원에 이를 이송됩니다

2심 관할 : 특허법원

특허법원 관할 (법원조직법 제28조의4)

①특허심판원의 특허취소결정, 심결에 대한 소의 제1심 재판절차

②특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권에 관한 민사사건(합의사건인지, 단독사건인지 불문)의 항소심(2심)재판 절차

③다른 법률에 의하여 특허법원의 권한에 속하는 사건 (농수산물품질관리법 제54조 제1항, 식물신품종보호법 제103조 제1항)
* 유의사항 : ① 특허권을 제외한 지식재산권(저작권 등)에 관한 사건, 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 관한 사건은 특허법원의 관할에 해당하지 않으나, 특허권에 관한 사항이 포함된 경우에는 특허법원 관할가능,

② 특허권 등에 관한 사건에 관한 보전처분의 항고사건은 특허법원관할이 아님.

서울고법 2016. 5. 24.자 2016나2016427 결정(확정) : 법원조직법 제28조의4 제2호는 특허법원은 민사소송법 제24조 제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고 있고, 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소’의 관할에 관하여 특별히 규정하고 있으며, 민사소송법 제24조 제2항, 제3항에서 정한 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소’에는 특허권 등 지식재산권 침해를 이유로 한 금지·폐기·신용회복 등 청구나 손해배상 청구소송만이 아니라 특허권 등의 실시계약에 기초한 실시료지급 청구소송, 특허권 등의 이전·말소등록 청구소송, 전용·통상실시권 등 설정 유무, 귀속 등에 관한 소송, 직무발명·고안·디자인에 대한 보상금 청구소송 등도 포함되는데, 위 소는 특허권 등 지식재산권과 밀접하게 관련되어 통상적으로 심리판단에 전문기술적 지식이 필요하게 될 가능성이 있는 유형의 소로서 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소’에 해당하므로 법원조직법 제28조의4 제2호, 민사소송법 제24조 제2항에 따라 특허법원의 전속관할에 속한다..

대법원 2019. 4. 10. 자 2017마6337 결정 : 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 이후 최초로 소장이 접수된 사건부터 적용된다. 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 제28조의4 제2호는 특허법원이 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고 있고, 제28조 및 제32조 제2항은 이러한 특허법원의 권한에 속하는 사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 전에 소송 계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심판결이 선고된 경우에도 적용된다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2017다259988 판결 등 참조). 이와 같이 특허권 등에 관한 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는 통상적으로 그 심리·판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요하므로, 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판뿐만 아니라 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다. 원고가 피고를 상대로 이 사건 협약에 기한 특허권 지분의 귀속의무 불이행을 원인으로 하는 손해배상을 청구하고 있으므로, 그 청구원인의 당부를 판단하기 위해서는 이 사건 특허권에 대한 원고의 지분 유무와 함께 이 사건 특허권에 대한 원고의 지분비율을 정할 필요가 있다. 원고의 지분비율을 정하기 위해서는 원고의 출연금의 비율뿐만 아니라 피고가 자신의 명의로 등록받은 이 사건 특허권의 가치, 이 사건 협약 체결 전부터 피고의 후·박막공정을 이용한 ‘저 자가방전 초소형 전지’에 대한 기술개발 정도와 그러한 기술이 피고가 등록한 특허권들에 어느 정도 반영되었는지 여부 및 존속기간이 설정된 특허권의 특성 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이 사건 소송은 그 심리·판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요한 소송으로 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소로 보아야 하고, 2014. 6. 16. 제1심법원에 소가 제기되어 위 개정 법원조직법 시행일 이후인 2017. 7. 12. 제1심판결이 선고되었으므로 이에 대한 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다.

특허심판원 심판절차와 특허법원의 소송절차

특허심판원에서 진행된 심판절차가 특허 관련 소송의 1심 절차이고, 특허법원에 진행되는 절차는 2심 절차로 인식하고 있는 경우가 많습니다. 일반인들은 특허심판원에서의 결정에 대하여 불복하여 특허법원에 소를 제기하는 것을 항소, 항고라고 표현하기도 합니다.

그러나, 특허심판원에서 진행되는 심판절차는 특별한 행정심판절차이고, 특허법원에서 진행되는 절차는 소송절차로 양자는 명확히 구분됩니다.

일반소송의 경우 1심법원의 판결에 불복할 경우 판결문을 송달받은 날로부터 2주 내에 항소를 제기해야 하지만, 특허심판원의 심결(결정)에 불복하는 경우 심결문을 송달받은 날로부터 30일 내에 특허법원에 소장을 제출해야 합니다. 그리고 특허심판원에 제출된 각종 증거들은 특허법원에서 진행되는 절차에서 소송당사자들이 새로 제출하지 않는 이상 알 수가 없음로 특허심판원에 제출된 각종 증거들은 특허법원 재판시 모두 새로 제출해야 증거가 될 수 있습니다. 이러한 점에서 2개의 절차는 통상의 재판절차와 다르다는 점을 명확히 알 수 있습니다.

특허심판원의 심판관 자격은 특허법 시행령에 규정되어 있는데, 재판을 담당하는 법관(판사)이 아닌 공무원입니다.

특허법 시행령 제8조(심사관 등의 자격)

① 심사관이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자로 한다. 다만, 「국가공무원법」 제28조의4제1항에 따른 개방형 직위로 지정된 심사관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 하고, 같은 법 제28조의5제1항에 따른 공모 직위로 지정된 심사관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 한다.

1. 고위공무원단에 속하는 일반직공무원

2. 5급 이상의 일반직 국가공무원

3. 「공무원임용령」 별표 4의2에 따른 가급 또는 나급의 자격기준에 해당하는 전문임기제공무원

4. 6급 일반직 국가공무원(「공무원임용령」 별표 4의2에 따른 전문임기제공무원 가급 또는 나급의 자격기준에 해당하는 자격을 갖춘 사람으로 한정한다)

② 심판관이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심판관 연수과정을 수료한 사람으로 한다. 다만, 「국가공무원법」 제28조의4제1항에 따른 개방형 직위로 지정된 심판관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 하고, 같은 법 제28조의5제1항에 따른 공모 직위로 지정된 심판관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 한다.

1. 특허청에서 2년 이상 심사관으로 재직한 사람

2. 삭제 <2006. 9. 28.>

3. 특허청에서 심사관으로 재직한 기간과 5급 이상의 일반직국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 특허심판원에서 심판업무에 직접 종사한 기간 및 특허법원에서 기술심리관으로 재직한 기간을 통산하여 2년 이상인 사람

③ 심판장이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 3급 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. 다만, 「국가공무원법」 제28조의4제1항에 따른 개방형 직위로 지정된 심판장으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 하고, 같은 법 제28조의5제1항에 따른 공모 직위로 지정된 심판장으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 한다.

1. 특허심판원에서 2년 이상 심판관으로 재직한사람

2. 제2항에 따른 심판관의 자격을 갖춘 사람으로서 3년 이상 특허청 또는 그 소속기관에서 심사 또는 심판사무에 종사한 사람

④특허심판원장이 될 수 있는 사람은 심판관의 자격이 있는 사람으로 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 심사관, 심판관, 심판장 또는 특허심판원장의 자격의 직급에 해당하는 공무원(고위공무원단에 속하는 일반직공무원 및 제1항제3호에 따른 전문임기제공무원을 포함한다)으로서 변리사의 자격이 있는 사람은 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 각각 심사관, 심판관, 심판장 또는 특허심판원장이 될 수 있다. 다만, 제1항제3호에 따른 전문임기제공무원과 같은 항 제4호에 따른 6급 일반직 국가공무원은 심사관에 한정한다.

⑥제1항 및 제2항의 규정에 의한 심사관 및 심판관의 연수에 관하여 필요한 사항은 특허청장이 이를 정한다.

특허심판원에서 진행하는 심결절차와 특허법원에서 진행되는 특허소송의 절차는 본질적으로 다른 측면이 있으므로 절차 진행시 유의해야 할 필요가 있습니다.